Teil 1: Aus Patenten derselben Universität entstanden „Gewinner" und „Verlierer" – Was unterscheidet erfolgreiche von gescheiterten Medizin-Start-ups beim IP-Design?

Die Fragestellung dieser Serie

Wenn universitäre Grundlagenforschung kommerzialisiert wird, beeinflusst die Frage, „wer das geistige Eigentum wie hält“ – gemeinsame Anmeldung oder allein, Universität oder Unternehmen als Anmelder, ausschließliches oder einfaches Nutzungsrecht – maßgeblich den weiteren Erfolg oder Misserfolg. Diese Serie entschlüsselt mit Schwerpunkt auf den USA und der EU in fünf Teilen die „Erfolgs- und Misserfolgspfade“ von Gemeinschaftspatenten zwischen Universitäten (Forschern) und Unternehmen sowie von universitären Grundlagenpatenten in alleiniger Hand, und beleuchtet zudem die strukturellen Schwächen japanischer Start-ups.

Die "drei Fragen", die diese Serie stellt, lauten wie folgt:

1. Warum bringen „Patente derselben Universität“ sowohl Gewinner als auch Verlierer hervor? – Ist es die Überlegenheit der Technologie oder die Gestaltung des geistigen Eigentums, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet? (Teil 2 & 3)
2. Wie viele medizinische KI-Start-ups gibt es in Japan, und wie viele sind nach dem Auslaufen ihrer Subventionen ins Stocken geraten? – Die „Kernzahlen“, die niemand genau kennt (Teil 4).
3. Warum kann man in den USA immer wieder einen neuen Versuch starten, während ein Comeback in Japan so schwierig ist? – Der Unterschied im System nach einem Konkurs (beschränkte Haftung + Chapter 11 vs. persönliche Bürgschaften) (Teil 4).

Teil 1 widmet sich dem Gesamtbild und der Problemstellung. Konkrete „Antworten“ und Gestaltungs-Checklisten behandeln wir ab Teil 2.

Warum entscheidet sich bei „Patenten derselben Universität“ Erfolg und Misserfolg

Möglicherweise überraschend: Erfindungen mit Ursprung in derselben Universität haben auf der einen Seite weltweit führende Unternehmen hervorgebracht, auf der anderen Seite jahrelange Streitigkeiten verursacht. In Teil 1 zeigen wir nur den „erstaunlichen“ Einstieg.

• Gen-Editierung (CRISPR): Mehrere konkurrierende Start-ups lizenzierten ihre Technologie jeweils von unterschiedlichen Universitäten, was zu einem langwierigen Streit über die Zuordnung der Grundlagenpatente führte. In einer bestimmten Phase wurde berichtet, dass einige Unternehmen in die Lage gerieten, „ihr Geschäft ohne Besitz der grundlegenden Patente voranzutreiben“.
• Rekombinante DNA (Cohen-Boyer): Im Gegensatz dazu förderte das Lizenz-Design einer bestimmten Universität den Aufstieg der Biotech-Industrie selbst und wird bis heute als „Lehrbuchbeispiel des Erfolgs“ weitergegeben. Selbst bei gleichem „universitären Ursprung“ kann das Ergebnis je nach Gestaltung so unterschiedlich ausfallen.

Wo also lag die Weichenstellung? Vergleich und Schlussfolgerung behandeln wir ausführlich ab Teil 2.

Der Kernpunkt von Teil 1: Gemeinschaftspatente von Universitätsforschern × Start-ups (USA und EU)

Gemeinsam entstandene Erfindungen können je nach Vertragsgestaltung zum „Vermögenswert“ oder zur „Zeitbombe“ werden. Hier stellen wir nur die drei Gestaltungspunkte vor, die später leicht zu Streitigkeiten führen (die konkrete Lösung folgt ab dem nächsten Teil).

1. Anteile (Miteigentum): In den USA gelten besondere Regeln für die Behandlung gemeinschaftlicher Patente, wonach einer der Miteigentümer das Patent allein nutzen und lizenzieren kann. „Wer kann gestoppt werden und wer nicht“ ist der Ausgangspunkt der Verhandlungen.
2. Nutzungsrecht (Lizenz): Ausschließliches oder einfaches Nutzungsrecht, Beschränkungen auf Bereiche und Regionen, Sorgfaltspflichten (diligence) und „Rücknahme“-Klauseln (Umwandlung von ausschließlich zu nicht-ausschließlich oder Kündigung) – die Punkte, bei denen Investoren am sensibelsten sind.
3. Verbesserungserfindungen (improvement): Wem gehören die im Zuge der Kommerzialisierung entstandenen Verbesserungen. Bleibt dies unklar, wird es später am teuersten.

Die „Schlüsselstellen“ und konkreten Beispiele zu jedem dieser Punkte vertiefen wir in Teil 2 (Kooperation mit Großpharma) und Teil 3 (universitäre Grundlagenpatente in alleiniger Hand).

Problemstellung: Läuft die medizinische KI in Japan nach der „Subventions-Uhr“?

Nun richten wir den Blick auf Japan. Die Hypothese ist einfach: In Japan mangelt es noch an Substanz bei unabhängigen Start-ups, die sich auf medizinische KI konzentrieren, und das Vorhandensein staatlicher Förderung dürfte unmittelbar über Leben und Tod des Geschäfts entscheiden.

Wir stellen keine „Antwort“, sondern nur einige hinweisgebende Fakten voran.

• Die staatlichen Förderprogramme sind großzügig, und in den Bereichen Arzneimittelentwicklung und Healthtech werden zunehmend umfangreiche Subventionssysteme aufgebaut. Andererseits fällt auf, dass diese als Ziel „Mittelbeschaffung / Markteinführung innerhalb von ◯ Jahren nach Projektende“ setzen, was eine Struktur erkennen lässt, die leicht von der „Subventions-Uhr“ abhängig ist.

• Auch im Ausland gibt es Beispiele führender Start-ups, die medizinische Abläufe mit KI automatisieren und trotz hoher Kapitalbeschaffung ihr Geschäft einstellen mussten. Ob das Kapital ausreicht, entscheidet sich nicht allein durch die technische Leistungsfähigkeit.

• Und was oft übersehen wird, ist der Unterschied im System nach einem Konkurs. In den USA ist die Haftung beschränkt, sodass Gründer selbst bei einem Scheitern des Unternehmens nicht persönlich in Konkurs gehen und es immer wieder neu versuchen können. In Japan hingegen sind persönliche Bürgschaften von Führungskräften seit langem üblich, was bedeutet, dass der Konkurs eines Unternehmens direkt zum persönlichen Konkurs des Managements führt und ein Comeback extrem erschwert. Das Ausmaß des Schmerzes, wenn die Subventions-Uhr abläuft, ist zwischen Japan und den USA grundlegend verschieden.

Glossar | Persönliche Bürgschaft von Führungskräften: Eine japanische Praxis, bei der eine Führungskraft persönlich für die Kredite eines Unternehmens bürgt. Im Falle eines Konkurses ist die Führungskraft persönlich zur Rückzahlung verpflichtet, was als größtes Hindernis für einen Neuanfang galt (institutionelle Reformen zur Aufhebung dieser Bürgschaften sind im Gange und werden in Teil 4 näher erläutert).

Wie viele medizinische KI-Start-ups gibt es nun tatsächlich in Japan, und wie viele davon gerieten nach Ablauf der Förderung ins Stocken? Diesen „Kern der Zahlen“ werden wir im Rahmen dieser Serie erneut untersuchen und in den folgenden Teilen vorlegen.

Vorschau auf die nächste Folge

Glossar
- Gemeinsame Anmeldung (Gemeinschaftspatent): Ein Patent, bei dem mehrere Parteien, wie eine Universität und ein Unternehmen, gemeinsam eine Erfindung machen und die Rechte teilen. Die Vereinbarungen über Anteile, Nutzung und Lizenzierung entscheiden über den späteren Erfolg.
- Lizenz (Nutzungsrecht): Ein Vertrag, in dem ein Patentinhaber einer anderen Partei erlaubt, das Patent zu „nutzen“. Die Gestaltung von Exklusivität/Nicht-Exklusivität und Vergütung (Lizenzgebühren) ist entscheidend.
- Burn Rate / Subventionsabhängigkeit: Die Geschwindigkeit, mit der ein Start-up seine finanziellen Mittel verbraucht. Eine Abhängigkeit von Subventionen kann direkt zum Versiegen der Mittel – und damit zum Scheitern – führen, wenn die Subventionen enden.

• Teil 2: Kooperation von Universitätsforschern × Großpharma (anhand des Streits um die Vergütung zwischen Tasuku Honjo und Ono Pharmaceutical entschlüsseln wir die Fallstricke der „Kooperation“).
• Teil 3: Universitäre Grundlagenpatente in alleiniger Hand (mRNA der University of Pennsylvania, Vektor-/rekombinante-DNA-Patente von Stanford). Stärke und Grenzen der Strategie des „Alleinbesitzes“.
• Teil 4: Wie viele medizinische KI-Start-ups gibt es in Japan? – Der „Kern der Zahlen“, den niemand genau kennt (die Subventions-Uhr und der Unterschied zu den USA „nach dem Konkurs“ = persönliche Bürgschaften).
• Teil 5: Zusammenfassung – Die Gründe, die über Erfolg und Misserfolg entschieden, und die „Zahlen“, die Japan steigern muss.

Hinweis

Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine individuelle Rechts- oder IP-Beratung dar. Bei der Bearbeitung von Anmeldungen, Verträgen und Streitigkeiten ändert sich die Schlussfolgerung von Fall zu Fall.

Für individuelle Beratung zu konkreten Vereinbarungen über Anteile, Nutzungsrechte und Verbesserungserfindungen sowie zu IP-Strategien, die nicht von Subventionen abhängig sind, wenden Sie sich bitte an das Kontaktformular von Shishido & Associates (/patent-office/#contact).